作者 | 朴善仁 北京魔杰法律咨询有限公司
编辑 | 布鲁斯
商标先用权抗辩见于《商标法》第五十九条第三款。为帮助理解商标先用权抗辩的适用，本文通过对下述问题的分析提供一些参考：
1. 商标先用权抗辩的构成要件是什么
2. 有权援引商标先用权抗辩的主体包括哪些
3. 商标先用权抗辩成立后继续使用的限制是什么
4. 商标在先违法使用对商标先用权抗辩是否有影响
一、商标先用权抗辩的构成要件是什么
商标先用权抗辩成立要满足五个构成要件，即在先使用属于商标性使用；双在先原则；有一定影响，商标和商品属于相同或近似关系；主观善意。
第一个要件：在先使用属于商标性使用
如果不是作为商标在先使用，自然谈不上商标先用权抗辩。值得注意的是，主张商标先用权抗辩的一方，往往主张企业字号实际上是未注册商标，而企业注册成立或第一次使用字号的时间，是相对确定的，从而可以与“双在先”原则的时间要求形成比对。该抗辩思路多次得到法院支持。在采蝶轩案中，[i] 安徽省高级人民法院认为企业字号作为商业标识在商品上使用，实际上就是“未注册商标”的使用，纳入商标先用权抗辩的保护范围内。在新黎明案件中，[ii] 主张商标先用权抗辩的一方主张其“新黎明”字号使用在先，继续使用“新黎明科技”标识具有事实基础，并得到法院支持。
第二个要件：“双在先”原则
主张商标先用权抗辩的一方，既要在涉案注册商标申请日之前就已经开始商标使用（第一个“在先”）；如果涉案注册商标在申请日之前已经存在使用，主张商标先用权抗辩的一方，其商标使用还要早于涉案注册商标的使用（第二个“在先”）。
第一个“在先”的要求实践中不存在争议，但是对于第二个“在先”则存在一些争议。
第一种观点认为，“双在先”原则不可突破。典型案例如理想空间案，[iii] 最高人民法院认为，在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间。
第二种观点认为，第二个“在先”的要求可以突破。典型案例比如启航考研案，[iv] 北京知识产权法院认为，如果在先使用人确实没有恶意，可以不强求使用行为早于原告商标最早使用日。
本文认为，在《商标法》第五十九条第三款的字面含义明显包括“双在先”要求时，对于第二个“在先”的要求不宜突破。
首先，如果注册商标使用在先，主张先用权抗辩的一方商标使用在中，注册商标申请在后，那么会有两种不同的情形。第一种情形是，涉案注册商标在主张商标先用权抗辩一方的商标使用之前，已经产生了一定的影响，此时注册商标因为还没有注册，实际上可以属于《反不正当竞争法》第六条有一定影响的商品名称，按照《反不正当竞争法》应当得到保护。此时如果支持商标先用权抗辩，相当于通过《商标法》的适用，否定了《反不正当竞争法》上的权利。第二种情形是，涉案注册商标在主张商标先用权抗辩一方的商标使用之前，尚未产生一定影响。鉴于主张商标先用权抗辩的一方如果抗辩成立的话，要满足自身“有一定影响”的要件，那么相关公众可能会将当时以未注册形态存续的涉案注册商标反向和主张商标先用权抗辩一方的商标发生混淆，此时如果支持商标先用权抗辩，也就相当于认可当时以未注册形态存续的注册商标的使用，侵害主张商标先用权抗辩一方的《反不正当竞争法》上的权利。
其次，在商标注册主义下，主张商标先用权抗辩的一方既然都已经产生了一定影响，却不去申请注册商标，本身就要承担懈怠的后果，不能因为其不存在恶意而认定侵权不成立。况且，知识产权侵权成立为无过错责任，与是否存在恶意无关。
第三个要件：在先商标通过使用获得了一定影响
关于“有一定影响”的要求，亦存在两种观点。
第一种观点认为《商标法》第三十二条对于“有一定影响”的要求，与商标先用权抗辩的“有一定影响”的要求相同。关于《商标法》第三十二条“有一定影响”的要求，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条指出，在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。
第二种观点则认为商标先用权抗辩对于“有一定影响”的要求并不高，只要有真实的使用行为即可。例如，北京市高级人民法院在《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题2016》中指出，在先使用人所使用的商标应当具有“一定影响”。关于知名度的高低程度，一般不宜要求过苛，即只要满足在先使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则符合具有“一定影响”的要求。
从文义来看，第一种观点的标准似乎高于第二种观点的标准。从实践来看，若要以《商标法》第三十二条提出商标异议或者商标无效宣告，举证责任并不低，不具有一定使用规模的未注册商标很难满足“有一定影响”。但是在民事纠纷实践中，商标先用权抗辩的一方对于“有一定影响”的举证责任并不高，参考案例包括新黎明案和启航考研案。
本文认为，《商标法》第三十二条和《商标法》第五十九条的“有一定影响”的标准应当相同，但标准本身不应设置过高。首先，基于体系解释原则，在同一法律中使用相同法律术语的，其含义应当相同。其次，虽然这两个条款解决的问题不同，但是适用相同标准并不会影响各自立法目的实现。对于《商标法》第三十二条而言，还附加了“不正当手段”的要求。对于《商标法》第五十九条而言，适用较低标准的“有一定影响”才能保证商标先用权抗辩的有效落地。关于“有一定影响”的标准在行政和民事纠纷中应当相同的观点，也有司法案例的支持，例如悦跑案。[v]
第四个要件：在先使用商标及商品与注册商标及商品应当属于相同或近似关系
商标和商品的相同或近似关系，是《商标法》的重要概念，背后实际上是对于混淆原则的落地。如果连混淆或者避免混淆的基础都不存在，商标先用权抗辩就无从谈起。
第五个要件：主张先用权抗辩的一方应当是善意的使用
《商标法》虽然并未对商标先用权抗辩的主观要件进行规定，但理论界和实务界均普遍认为，仅善意的在先使用行为才能得到保护，在多个案例中，主张先用权抗辩一方的善意情况，均得到了法院的肯定。
二、有权援引商标先用权抗辩的主体包括哪些
涉案注册商标申请日以后，从在先商标使用人处，以某种方式获准使用该商标的主体，是否有权援引在先商标使用人的在先使用进行抗辩，是实务中常见的一个问题。这些主体包括商标被许可人、商标受让人、分公司、子公司、其他关联公司和主体继受人。对此，最严格的观点体现在理想空间案中，最高人民法院认为：
“作为一项抗辩事由，该不侵权抗辩仅应由在先使用人自行提出。在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。”
本文认为，应当根据该主体的身份和功能做出个案判断，具体规则如下：
1. 仅以在后商标许可的方式获得在先使用商标的，无权援引前手商标的在先使用进行抗辩。否则，相当于允许前手商标使用人无限制增发许可，从而突破原有使用范围的限制。参考案例比如天安数码城案[vi]和采芝斋案。[vii]
2. 仅以在后商标受让的方式获得在先使用商标的，无权援引前手商标的在先使用进行抗辩。原因是，商誉和市场认知是商标先用权抗辩要保护的权益，单纯的商标受让行为并不能承继商誉和市场认知。
3. 仅以与前手商标使用人为关联主体的事实为理由，无权援引前手商标的在先使用进行抗辩。在糖立方案中，[viii] 上海知识产权法院认为，两个（隶属于同一集团的）独立法人分别设立的分支机构各自独立，不能援引对方的使用进行商标先用权抗辩。
4. 如果以商誉承继为理由的话，有权援引前手商标的在先使用进行抗辩。商誉承继的情况例如，前手商标使用人被吸收合并。在小肥羊案中，[ix] 由于深圳周一品小肥羊公司与历史上的周一品小肥羊店没有字号上的连续性，深圳周一品小肥羊公司无权将周一品小肥羊店的在先使用作为一项抗辩事由。
5. 如果以商誉一体化为理由的话，有权援引前手商标的在先使用进行抗辩。商誉一体化的情况例如，在后的使用行为实际上是前手商标使用行为的组成部分或者合理拓展。在骄人案中，[x] 深圳周大福公司是周大福珠宝集团旗下公司之一，被诉侵权行为实际上是周大福珠宝集团在先使用行为不可分割的组成部分或者合理拓展，并非创设新的使用人或者使用方式，因而可以主张商标先用权抗辩。
三、商标先用权抗辩成立后继续使用的限制性条件是什么
《商标法》设定了“在原有范围内继续使用”和“附加适当区别标识”两个限制条件。
第一个限制性条件：在原有范围内继续使用
通过司法案例来看，“原有范围”可以从以下两个方面予以理解。
1、继续使用的商标及商品应与在先商标及商品“相同”或“基本相同”
在启航考研案中，北京知识产权法院认为，在后使用的商标及商品或服务应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”，“先用抗辩则并不延及近似商标及类似商品或服务”。DYNAPAR案中，[xi] 江苏省常州市中级人民法院表达了相同观点。
2、继续使用的主体、规模、地域和方式均有所限制
如前文所述，继续使用的主体存在限制。商标被许可人、商标受让人、分公司、子公司、其他关联公司和主体继受人能否继续使用在先商标，取决于其身份和功能。
在启航考研案中，北京知识产权法院认为，在后使用行为的规模不受限制。法院指出：
“‘使用规模’是指在先使用人自身的经营规模，不包括许可他人使用的情形。”
在21cake案[xii]中，上海知识产权法院认为：
“对原有范围的界定，商标法强调的是使用范围而非使用规模。”
地域指的是，商标知名度辐射的中国市场内的地域范围。地域划分“势力范围”有一个难点，即线上和线下的关系。这里面主要涉及两种情况，第一种，在先商标使用是线下的，是否可以拓展到线上。第二种情况，在先商标使用存在线上使用，由于线上使用是触达全国的，那么原有范围是否可以界定为全国关于第一种情况，即从线下拓展到线上是否超出“原有范围”。在理想空间案中，最高人民法院认为，一般而言，在先仅通过实体店铺销售商品或者提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围。在金盾案中，[xiii] 浙江省义乌市人民法院则认为，被告早在1997年时，金盾服装线下销售范围就已涵盖全国多个省份及直辖市，因囿于时代及技术原因，当时没有线上销售的条件，后扩展到线上销售属于原有范围。关于第二种情况，即在先商标使用存在线上使用，那么原有范围是否可以界定为全国。在21cake案中，上海知识产权法院认为，鉴于在先使用一直通过互联网进行，在线下不同城市增加子公司仅仅是负责不同城市的配送，没有超出使用范围。
在先商标继续使用方式也有所限制。例如，在先商标原有使用方式仅为产品包装上出现，后来开始通过线上广告的方式拓展，是否属于原有范围。在先商标使用不同的字体、颜色等是否属于原有范围。这些都是在实践中容易引发争议的问题。
本文认为，对于原有范围的界定应当把握两个方面。第一，在先商标使用创造的商誉覆盖的范围（包括地域范围）即为原有范围。判断主要是事实判断，而非法律判断。例如，在先商标使用行为通过线上进行，虽然理论上可以触达全国，不代表全国的相关公众都已经对在先商标形成了认知。此时，应当基于主张商标先用权抗辩的一方的举证，来确定商誉触及的地域范围作为原有地域范围。第二，要避免“新”的使用与注册商标产生混淆。例如，在先商标如果变更使用的颜色，与注册商标实际使用的颜色接近，则容易产生混淆，此时应当认为超出了原有范围。
第二个限制性条件：在后使用应当附加区别标识
法院判决的限制大多较为宽松，多较为笼统地在判决中写道“被告今后需要以显著方式使用区别标识”，而未对“区别”的尺度进行详细界定。对于在先使用的外文商标，后期附带性使用中文音译仍属于“附加区别标识”的合理使用范围内，参考案例例如DYNAPAR案。
四、商标在先违法使用对先用权抗辩有什么影响
在舒碱案中，[xiv] 被告使用“舒碱”商标被诉侵权，一审和二审均以在先使用权抗辩成功。但是最高人民法院认为违法使用不能产生合法权益，“舒碱”商标一直未获得注册，原因是违反了商标法第十条第一款第七项的规定，所以不能主张商标先用权抗辩。从该案来看，商标先用权抗辩必须是合法的在先使用。
注释
[i] 参见安徽省合肥市中级法院（2012）合民三初字第00163号民事判决书；安徽省高级人民法院（2013）皖民三终字第00072号民事判决书；最高人民法院(2015)民提字第38号民事裁定书
[ii] 参见杭州铁路运输法院（2018）浙8601民初1016号民事判决书；杭州市中级人民法院（2019）浙01民终4310号民事判决书
[iii] 参见四川省成都市中级人民法院（2015）成知民初字第661号民事判决书；四川省高级人民法院（2016）川民终315号民事判决书；最高人民法院(2018)最高法民再43号民事判决书
[iv] 参见北京市海淀区人民法院（2014）海民（知）初字第27796号民事判决书；北京知识产权法院(2015)京知民终字第588号民事判决书
[v] 参见广东省深圳市中级人民法院(2017)粤03民初977号民事判决书
[vi] 参见上海市浦东新区人民法院(2016)沪0115民初81254号民事判决书；上海知识产权法院(2017)沪73民终293号民事判决书
[vii] 参见杭州铁路运输法院（2018）浙8601民初88号民事判决书；杭州市中级人民法院(2016)苏04民终3528号民事判决书
[viii] 参见上海市浦东新区人民法院(2021)沪0115民初44493号民事判决书；上海知识产权法院(2022)沪73民终129号民事判决书
[ix] 参见深圳市中级人民法院(2012)深中法知民初字第1262号民事判决书；广东省高级人民法院(2014)粤高法民三终字第27号民事判决书
[x] 参见北京市西城区人民法院(2021)京0102民初10143号民事判决书
[xi] 参见江苏省常州市天宁区人民法院(2015)天知民初字第110号民事判决书；江苏省常州市中级人民法院(2016)苏04民终3528号民事判决书
[xii] 参见上海知识产权法院(2020)沪73民终81号民事判决书
[xiii] 参见浙江省义乌市人民法院(2021)浙0782民初12354号民事判决书
[xiv] 参见陕西省西安市中级人民法院（2020）陕01知民初1426号民事判决书；陕西省高级人民法院（2021）陕民终385号民事判决书；最高人民法院（2022）最高法民再129号民事判决书
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