编者按：2024年11月6日正值全国首批知识产权专门法院之一北京知识产权法院成立十周年。十周年前夕，北京知识产权法院发布《专利授权确权审判案析（2014-2024）》。本文遴选了其中7件与技术领域有关的案例，对案例中体现的“技术领域对创造性评价的影响”的审判规则进行分析和解读，总结对我们实务工作的启示，以期能够帮助对专利确权确有需求者更好地理解《确权案析》中的裁判规则，并将其运用到专利申请、复审、无效和行政诉讼工作中。
原题 | 《专利授权确权审判案析（2014-2024）》案例解读：从“技术领域对创造性评价的影响”角度
作者 | 张亮 北京市集佳律师事务所专利代理师、律师
编辑 | 布鲁斯
10月17日，北京知识产权法院发布《专利授权确权审判案析（2014-2024）》（以下简称《确权案析》）。《确权案析》中包含了北京知识产权法院从审结的一万余件案件中精选的58件典型示例，其中大部分案例涉及创造性评价的审判规则。本文从中遴选了7件与技术领域有关的案例，结合个人实务经验，对典型案例中体现的“技术领域对创造性评价的影响”的审判规则进行分析和解读，总结对我们实务工作的启示，以期能够帮助对专利确权确有需求者更好地理解《确权案析》中的裁判规则，并将其运用到专利申请、复审、无效和行政诉讼工作中。
案例1：（2016）京73行初5648号
201080019204.X用于监视床的电极布置案[i]
案件背景
本案系针对申请人利纳克公司的申请号201080019204.X，名称“用于监视床的电极布置”的发明专利PCT申请（简称“本申请”）的第112004号复审请求审查决定（简称“被诉决定”）的行政诉讼案，案号为（2016）京73行初5648号。根据说明书的记载，本申请的技术领域为：用于床、特别是病床或护理床的设备。此外，本发明涉及用于测量床垫片是否湿的方法；其技术问题为：“提供一种在监视床方面故障安全的方案，指示床是否湿，并且同时提供一种便宜和简单的方案。同时要求一种考虑了人的安全性和人的舒适性的方案。”原告利纳克公司经两次修改后的独立权利要求包括权1和权8，在此仅以权1为例：
权1.一种用于指示床是否湿的设备，所述设备包括：具有两个电极(9，10)的遗尿者垫片(8)，所述电极(9，10)为导电材料的，并且，电极(9，10)相互间隔地布置在遗尿者垫片(8)中或遗尿者垫片(8)处；用于测量电极(9，10)之间的电阻、电容或阻抗的测量电路；用于基于来自测量电路的测量来确定遗尿者垫片(8)是否湿的控制单元，其特征在于，各电极(9，10)在两端具有用于连接电极(9，10)与测量电路的电连接点(11,12,13,14)，并且测量电路被装备以通过在各电极(9，10)的两个电连接点(11,12；13,14)之间执行导电测试来执行电极(9，10)是否完好的测试。
201080019204.X号专利附图
在驳回决定中，审查员引用了两篇对比文件，分别是对比文件1，公开号为WO2009002180A1，名称为水检测器的PCT发明专利申请公布文本；对比文件2，公开号为CN1380547A，名称为：用于尿布等的潮湿检测装置和具有这种装置的尿布的中国发明专利申请公布文本。被诉决定认定本申请相对于对比文件2的区别技术特征主要为：（1）遗尿者垫片用于床上；（2）测量电路被装备以通过在各电极的两个电连接点之间执行导电测试来执行电极是否完好的测试。本申请相对于最接近的现有技术实际解决的技术问题为：如何指示床是否湿以及进行电极完好性测试。针对区别特征（1），对于本领域技术人员来说为了实现对床上遗尿的检测，而将遗尿者垫片用于床上属于本领域常规技术手段。针对区别特征（2），对比文件1和2同属于对湿度检测的技术领域，对比文件1公开了一种湿度检测装置，给出了对电极是否完好性检测的技术启示，本领域技术人员能够想到将其应用于对比文件2中，并进一步转用于床湿度检测领域，因此，本申请不具备创造性。
对比文件1，WO2009002180A1附图
对比文件2，CN1380547A申请附图
法院观点
一审法院认为：本领域技术人员知晓的仅是最接近现有技术这一发明的起点，如果本领域技术人员不会朝着被结合现有技术的方向进行检索，则本领域技术人员将不会发现该现有技术，相应地，在其仅知晓最接近现有技术的情况下，将很难得出诉争发明相对于案件中全部对比文件的结合不具备创造性的结论。
本案中，在对比文件1为最接近的现有技术时，一方面，对比文件1涉及一种水检测器，其应用于在大面积范围内检测建筑物和构筑物内水分含量，以保证建筑安全；其与对比文件2检测的对象完全不同，应用的场景和目的差异较大，确属不同的技术领域。另一方面，对比文件1也未给出对电极完好性进行测试的技术启示。在评价本申请权利要求1的创造性时，本领域技术人员没有动机将对比文件1和对比文件2结合进行评述，二者的结合存在技术障碍。
对比文件2作为最接近的现有技术时，由于对比文件2为一种用于指示尿布是否潮湿的检测装置，其应用领域为一次性尿布，但本申请系一种用于指示床是否湿的设备，其应用领域为床。因在对比文件2所应用的一次性尿布领域客观上不可能存在“难以指示床是否湿”这一技术问题，因此，本领域技术人员在看到对比文件2的技术方案时，便不会产生解决“如何指示床是否湿”这一问题的动机。在不存在这一动机的情况下，其显然不会为解决上述问题而去检索现有技术，亦即，其不会发现对比文件1，并进而将其中的相应技术特征与对比文件2相结合从而获得本申请权利要求1的技术方案。由此，在以对比文件2为最接近现有技术的情况下，无法得出本申请权利要求1相对于对比文件2与1的结合不具备创造性的结论，被诉决定有关本申请权利要求1不具备创造性的认定有误。
实务启示
在运用“三步法”创造性判断规则时，最首要的就是确定最接近的现有技术，即选择适格的现有技术作为发明创造的起点。《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1给出了两种最接近现有技术选择的方法：（1）选择与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近的现有技术。（2）公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同 ，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。据此，在具体实务中，可以按照以下顺序依次选择：
本案给我们的另一个启示是：在选择最接近的现有技术时，还需要密切关注最接近的现有技术是否存在区别特征实际解决的技术问题。这也是决定该现有技术是否有资格作为发明的起点的关键依据。如果现有技术中客观上不可能存在区别技术特征所实际解决的技术问题，则本领域技术人员不可能有动机去现有技术中寻找解决技术问题的技术手段，则也就根本上不存在于其他对比文件进行结合得到本申请的技术方案了。
案例2：（2018）京行终2307号
201020149855.8液压开孔器案[ii]
案件背景
本案系针对蔡光华拥有的专利号201020149855.8（公开号CN201659199U），名称“液压开孔器”的实用新型专利（简称“涉案专利”）的第25420号无效请求审查决定（简称“被诉决定”）的行政诉讼案，一审案号为（2015）京知行初字第3885号，二审案号为（2018）京行终2307号。根据说明书的记载，涉案专利的技术领域为：对钢轨进行打孔作业的液压开孔器，涉及液压工具技术领域。发明目的为：“提供一种操作方便、机体不易损坏的液压开孔器。”
蔡光华在无效程序中修改后的权利要求1为：
一种液压开孔器，包括油泵、油管、开有可容纳钢轨的空腔的机体、安装于机体内的油缸、设于油缸内的活塞和活塞杆、位于空腔一侧的挤孔阳模、位于空腔另一侧的挤孔阴模、出料孔，所述挤孔阳模安装于活塞杆前端，活塞杆、挤孔阳模、挤孔阴模三者的中心线在同一条直线上，其特征在于：所述机体为下端封闭的环状结构，开有可容纳钢轨的空腔位于机体中部。
CN201659199U号专利附图
被诉决定主要使用了无效请求人江苏虹晨液压机电制造有限公司提交的证据1，CN101259503A号，名称为冲孔装置的中国发明申请公布文本、证据2，CN2153576Y号，名称为液压挤孔机的中国实用新型专利公告文本。
以证据1为最接近的现有技术，权利要求1相对于证据1的区别特征为：（1）权利要求1包括油泵、油管，证据1未公开油泵、油管；（2）权利要求1采用挤头阳模和挤头阴膜配合形成开孔。实际解决的技术问题为：机体形成一个环状封闭结构，以克服下端开放结构带来的机体易损的技术问题。由于证据2是涉案专利的背景技术，用于钢轨工件的冲孔，与证据1用于汽车制造中的管件加工的加工工件不同，加工目的和原理也不相同，无改进动机以解决相应的技术问题，因此其两者之间没有结合的技术启示，涉案专利具备创造性。
以证据2为最接近的现有技术，权利要求1相对于证据2的区别特征为：权利要求1的机体为下端封闭的环状结构，开有可容纳钢轨的空腔位于机体中部。实际解决的技术问题：提供一种加强机体强度、机体不易损坏的液压开孔器。涉案专利的空腔为一容纳待冲孔工件的空腔，其作用主要是通过机体的环状封闭结构来降低下端不封闭结构所带来的机体易损坏的技术问题。虽然证据1中空腔14的四周封闭，但其封闭有其特殊的目的，冲头20、模具及其空腔14、支撑杆70与加工对象即管件16之间需要密切配合、相互作用，也即，证据1中模具设置的目的与本专利并不相同。因此，证据1没有给出明确启示，涉案专利具有创造性。
证据1，CN101259503A附图
证据2，CN2153576Y附图
法院观点
上诉人（原告）的主要上诉理由为：证据1、2在加工对象、目的、模具设置原理等方面都不相同，本领域技术人员没有将证据1、2的技术方案相结合的技术启示。对此，一审、二审法院均认为：证据2公开了一种液压挤孔机，证据1和涉案专利均系液压冲孔装置，均系利用液压原理将部件冲孔，三者的技术领域相同，设置原理基本相同，仅是加工的部件不相同，涉案专利与证据1加工的部件为钢轨，证据1加工的部件为管件。
针对证据2与证据1这一结合方式，法院认为，证据1中下模具及上模具配合构成的空腔的作用是平衡管件内部流体向外的压力，从而达到良好的冲孔效果。且证据1中的操作对象管件系中空的，硬度较小，对其冲孔时，对空腔两侧模具的冲击不大，证据1中并没有减小对空腔两侧模具冲击的需求。证据2的液压挤孔机其操作对象是矿山钢轨，作用是对钢轨的双壁挤孔。因钢轨硬度较大，对其挤孔时，下端开放的机体两侧受到的冲击较大，使机体容易受损。在面对证据2现有技术存在的上述技术问题时，本领域技术人员没有动机将证据1中所应用的下模具及上模具配合构成的空腔应用到证据2中以解决相应的技术问题，即就解决机体易受损问题而言，证据1、证据2两者没有结合的启示。因此，证据1没有明示或暗示关于将环状结构应用于钢轨开孔器中以加强机体强度、使机体稳固不易受损的技术内容，且目前亦没有充分的证据表明这是本领域的公知常识。故涉案专利相对于证据2与证据1的结合具备创造性。
但如果以证据1作为最接近现有技术，在面对证据1存在的：机体形成一个环状封闭结构，以克服下端开放结构带来的机体易损的技术问题时，由于区别技术特征（2）已被证据2公开。液压装置包括油泵、油管是本领域的公知常识。因此，涉案专利权利要求1相对于证据1与证据2和公知常识相结合不具备创造性。
实务启示
《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第十二条规定：人民法院确定权利要求限定的技术方案的技术领域，应当综合考虑主题名称等权利要求的全部内容、说明书关于技术领域和背景技术的记载，以及该技术方案所实现的功能和用途等。
本案被诉决定认为“证据2与证据1的加工工件不同，加工目的和原理也不相同”，而法院判决认为，“涉案专利、证据1、2均系液压冲孔装置，均系利用液压原理将部件冲孔，三者的技术领域相同，设置原理基本相同，仅是加工的部件不相同。”可见，法院更倾向于以技术方案所实现的功能和用途来认定所属技术领域。
本案给我们另一个启示是，选择不同的最接近的现有技术，得到的实际解决技术问题不同，对与其结合的现有技术的领域要求以及公开的技术特征、启示的要求亦不同。
案例3：（2015）京知行初字第6679号
200980149984.7氢捕获材料、制备方法及应用[iii]
案件背景
被诉决定系被告国家知识产权局针对原告原子能委员会就名称为“氢捕获材料、制备方法及应用”的第200980149984.7号PCT发明专利申请（简称本申请）所提复审请求作出的。根据说明书的记载，本发明提出一种材料，所述材料在矿物基质(mineral matrix)中包含至少一种涂覆的吸氢剂(hydrogen getter)，并且所述材料用于处理尤其是在放射性废物的运输安全和储存的可逆相的范围内的氢气危险。利用所述装置可以在长时间内，在含放射性材料的封闭外壳内或不在所述封闭外壳内，将可燃气体，尤其是氢除去，这种装置应该易于操作和制备并且对辐射分解不敏感。
本案诉争焦点主要在独立权利要求5的创造性问题。原告在复审程序中修改后的独立权利要求5为：
一种能够容纳放射性材料的封闭外壳，所述放射性材料可以通过辐射分解或化学反应产生至少一种可燃气体，其特征在于，所述外壳进一步容纳根据前述权利要求中任一项所述的至少一种材料。
针对权利要求5的创造性，驳回决定引用的对比文件如下：
对比文件1：US3939006A，公开了一种在封闭电池中阻止氢气聚集的氢气吸收材料（相当于能够捕获可燃气体的材料），包括能够和氢气发生化学反应的物质、催化氢气发生反应的催化剂、以及能够与前两种材料相容并且赋予氢气吸收材料一定形状的粘结剂。粘结剂可以是无机水泥，如波特兰水泥（相当于胶凝基质）。能够和氢气发生化学反应的物质可以是MnO2或Ag2O（相当于胶凝基质中包含至少一种金属氧化物）。该氢气吸收材料可封装于单个电池中，也可用于其他需要吸收氢气的封闭容器中。
对比文件2：DE3730743A1，公开了一种在存储核废料的封闭容器（相当于能够容纳放射性材料的封闭外壳，且放射性材料可以通过辐射分解或化学反应产生氢气）内减少氢气聚集的方法，将能和氢气反应的物质加入到核废料中，能和氢气反应的物质例如封闭电动车电池中使用的吸氢物质。
被诉决定认定最接近的现有技术对比文件1相对于本申请权利要求5的区别技术特征为：（1）氢气吸收材料的应用场合不同，权利要求5限定将氢气吸收材料放置在能够容纳放射性材料的封闭外壳内，放射性材料可以通过辐射分解或化学反应产生至少一种可燃气体，而对比文件1公开的氢气吸收材料放置在封闭的电池内。（2）胶凝基质是地聚胶凝基质。实际解决的技术问题为：降低封闭核废料的容器内聚集的氢气浓度、选择另一种胶凝基质的替代方案。
法院观点
法院认为，被诉决定认定本申请实际解决的技术问题为“降低封闭核废料的容器内聚集的氢气浓度、选择另一种胶凝基质的替代方案”，这一认定意味着对比文件1客观存在“封闭核废料的容器内聚集的氢气浓度过高”这一技术问题。只有如此，本领域技术人员才有可能产生解决该问题的动机，并基于这一动机去检索现有技术以获得解决该技术问题的技术手段，最终获得本申请权利要求5的技术方案。对比文件1为一种用于电池中的吸氢材料，本申请权利要求5虽亦包含吸氢材料，但该产品为一种封闭核废料的容器。因对比文件1的应用领域为电池，而非封闭核废料的容器，其客观上不可能存在“封闭核废料的容器内聚集的氢气浓度过高”这一技术问题，因此，本领域技术人员在看到对比文件1的技术方案时，便不会产生“降低封闭核废料的容器内聚集的氢气浓度”的动机。在不存在这一动机的情况下，其显然不会为解决上述问题而去检索现有技术，亦即，其不会发现对比文件2，并进而将其中的相应技术特征与对比文件1相结合从而获得本申请权利要求5的技术方案。由此可知，在以对比文件1为最接近现有技术的情况下，无法得出本申请权利要求5相对于对比文件1与2的结合不具备创造性的结论。
对于权利要求5而言，比较合理的评述逻辑应是将同属核废料领域的对比文件2作为最接近现有技术。虽然其相对于对比文件1公开了较少的技术特征，但其却可能使本领域技术人员产生解决问题的动机。基于这一动机，本领域技术人员会寻求相关技术手段以解决其所存在问题，从而有可能发现对比文件1。如果本申请权利要求5相对于对比文件2的区别特征已被对比文件1公开或属于惯常技术手段且有结合启示，则可以据此而认定本申请权利要求5不具备创造性。
尽管如此，因本案为驳回复审案件，而专利法中未规定部分授权制度，在本申请除权利要求5、14以外的其他权利要求不具备创造性的情况下，本申请仍不应被授权，故尽管被诉决定中有关权利要求5、14不具备创造性的认定有误，但其有关维持驳回决定这一结论正确。
实务启示
发明创造的实际产生过程通常可以模型化为：基于现有的技术A，发现技术A中存在的技术问题A’，技术人员随机在现有技术中寻找可以解决该技术问题的现有技术手段，经过实验和验证，最终得到可以解决该技术问题A’的技术方案，即发明创造本身。这个过程中，技术人员的思维是“天马行空”式不受限制的。
而专利创造性判断的“三步法”则是在后评价已经做出的发明创造，其必然要基于专利的技术方案、技术背景以及本领域技术人员所能够具备的基本知识，换言之，要受到相应的能力限制。
正如一审判决中所述，“专利法中创造性判断的实质是以本领域技术人员为主体对发明创造的重构过程，而非对各对比文件中所公开内容的机械结合。因此，这一判断逻辑并非是以本领域技术人员知晓全部对比文件为前提，而是按照发明创造的客观规律，以最接近现有技术为起点，判断本领域技术人员基于其对现有技术整体的理解，在看到最接近现有技术时，是否可以发现其所存在的问题，并以解决该问题为目的进行检索以获得被结合的现有技术。”
因此，我们在实务中需要密切注意本申请相对于最接近的现有技术的实际解决的技术问题的具体领域，包括应用领域、功能领域。然后在领域相同、相近或者功能相关的领域中寻找用于结合的现有技术，从而避免盲目划定过大的检索范围，浪费大量的工作量，最终可能得到的对比文件在解决的技术问题这一方面即不满足要求。
案例4：（2015）京知行初字第2527号
201010182156.8防泡颗粒[iv]
案件背景
被诉决定系被告国家知识产权局针对瓦克化学股份公司（简称瓦克公司）名称为“防泡颗粒”的第201010182156.8号发明专利申请（简称本申请）所提复审请求作出的74856号专利复审决定（简称被诉决定）。根据说明书的记载，本发明涉及防泡颗粒，含有脲或三聚氰胺、或它们的混合物与烷醛(alkanal)的多孔共聚物，以及液体硅酮防泡组合物。
本案诉争焦点主要在独立权利要求1的创造性问题。权利要求1：
防泡颗粒（P），含有（A）脲或三聚氰胺、或它们的混合物与烷醛的多孔共聚物，以及（B）在0℃时为液体的硅酮防泡组合物，其中硅酮防泡组合物（B）含有至少一种具有通式（2）的单元的有机硅化合物（C），Ra（R1O）bR2cSiO（4-a-b-c）/2（2）其中R是氢原子，单价、SiC键合的、可选地取代的脂肪族烃基，或通过脂肪族基团连接到硅原子的芳香族烃基，所述基含有1至18个C原子，R1是氢原子或单价、可选地取代的具有1至30个C原子的烃基，R2是单价、可选地取代的具有6至18个C原子的芳香族烃基并通过环碳原子连接到硅原子上，且a、b、c表示数值0、1、2或3，条件是a+b+c的总和小于或等于3，且每个分子，在通式（2）的所有单元的1-100％，优选地10-60％，更优选地20-40％中c不是0，且在所述有机硅化合物中通式（2）的所有单元的至少50％中a+b+c的总和是2。
被诉决定认为：对比文件1：CN1745167A，公开了一种洗涤剂和织物软化剂配方，实施例4公开了组分（A），其与权利要求1的区别特征在于组分（B）的结构不同，具体地，权利要求1限定了（B）硅酮防泡组合物的具体组成，对比文件1实施例4使用的是Ultratex7649硅氧烷油。本申请权利要求1相对于对比文件1实施例4实际解决的技术问题仅是提供了一种防泡颗粒组合物的替代配方，因此，本申请权利要求1是否具备创造性的关键在于，现有技术中是否存在将（B）硅酮防泡组合物用作防泡剂的技术启示。对比文件2：CN1950136A，除泡组合物，公开了区别特征组分（B），且其也作为除（消）泡剂组合物的组分使用，本领域技术人员有动机使用上述有机硅化合物的组合物代替对比文件1实施例4的Ultratex7649硅氧烷油，与载体PergopakM结合形成防泡颗粒，并且预期其能达到相应的技术效果。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2和公知常识，得出权利要求1所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的。
原告诉讼的理由主要包括：（1）最接近的现有技术认定错误；（2）对比文件1领域不同，不存在结合启示；（3）权利要求1具有预料不到的技术效果。
法院观点
法院认为，审查指南中依据密切程度可能涉及的情形对于最接近现有技术的确定规定了相关参考因素，其目的便在于为审查员及无效请求人提供有价值的指引，以尽可能确保只有真正对现有技术整体具有技术贡献的发明创造方可获得授权，从而提高授权质量。尽管如此，“最接近的现有技术”仍仅是创造性判断的起点，其仅可能通过对创造性判断的结论产生影响而间接发挥作用，其本身并非单独的授权条件。换言之，最接近现有技术的确定并无对错之分。即便具体案件中所确定的最接近现有技术与诉争发明创造并不“最密切相关”，甚至并不“相关”，法院亦不会因此而撤销被诉决定。
对比文件1领域虽然不同，但在硅氧烷油的常见用途之一是消泡剂的情况下，本领域技术人员当然可以认识到这一混合物具有消泡的作用。相应地，本领域技术人员基于前述认知有动机将该混合物中的消泡剂硅氧烷油替换为其他消泡剂，以达到预期技术效果，因此，原告认为本领域技术人员不会基于消泡的目的而将对比文件1、2相结合的主张不能成立。
实务启示
最接近的现有技术的地位相当于真实研发过程中的起点，“最密切相关”具有参考指引作用，并非授权的条件之一。因此，只要能够通过创造性“三步法”判断规则的检验，无论选择的最接近的现有技术与本申请是否“最密切相关”，均不影响得出不具备创造性的结论。
此外，在确定现有技术的领域时，还需要注意类似本案这种对比文件的技术方案具有其他“公知”的功能或作用，避免忽略技术实质性的内容而导致对技术领域认定错误，从而错过可用的对比文件的情况发生。
案例5：（2015）京知行初字第5974号
201020130726.4一种乒乓球拍[v]
案件背景
被诉决定系被告国家知识产权局针对王才本拥有的名称为“一种乒乓球拍”的第201020130726.4号（CN201643580U）实用新型专利（简称涉案专利）所提无效请求作出的26731号专利无效请求审查决定（简称被诉决定）。
本案诉争焦点主要在独立权利要求1的创造性问题。权利要求1：
一种乒乓球拍，包括手柄1、底板2和位于底板上的弹性面板3，其特征在于：所述手柄1和底板2由塑料材料和玻璃纤维注塑成型制成，弹性面板3与底板通过注塑的方法固定连接在一起，手柄1的表面注塑有天然橡胶、人工橡胶、硅胶或塑料胶粒制成的防滑层4；所述弹性面板3由天然橡胶、人工橡胶、硅胶或塑料胶粒制成；所述制成底板2的塑料材料是PP、ABS或聚丙烯；所述塑料胶料为PPE、PU、TPU、EPDM或POE。
CN201643580U一种乒乓球拍附图
无效请求人广州双鱼体育用品集团有限公司（简称双鱼公司）针对权利要求1主要提交了两份证据，附件1为CN1827194A的中国发明专利申请公开说明书，其公开了一种乒乓球拍，其相对于涉案专利权利要求1的区别技术特征为：（1）手柄和底板采用注塑成型，弹性面板与底板通过注塑的方法固定连接在一起；（2）手柄和底板材料中的纤维为玻璃纤维，所述制成底板的塑料材料是PP、ABS或聚丙烯，所述弹性面板由天然橡胶、人工橡胶、硅胶或塑料胶粒制成，所述塑料胶料为PPE、PU、TPU、EPDM或POE；（3）手柄的表面注塑有天然橡胶、人工橡胶、硅胶或塑料胶粒制成的防滑层。附件2为CN101003169A的中国发明专利申请公布说明书，其公开了一种带有加强芯和防滑条的长杆状工具手柄的两次成型方法，并具体公开了：长杆状工具手柄包括加强芯3，材料为玻璃钢或天然材料或金属材料或塑料，用注塑或模压方式在加强芯3表面上复合一层防滑条7，其中防滑条7刚好位于工作时手握处，防滑条7的材料选用普通橡胶或硫化橡胶或热塑弹性材料或改性弹性材料。
附件1：CN1827194A附图
附件2：CN101003169A附图
被诉决定认为：区别技术特征（1）注塑成型和模压制成型是本领域两种常用的用于塑料等材料的成型工艺；区别技术特征（2）玻璃纤维是本领域公知的塑料添加纤维，技术效果可以预料；区别技术特征（3）被附件2公开，有结合启示，技术效果能够预料。因此，权利要求1相对于附件1、2以及本领域公知常识的结合不具备创造性。
原告诉讼的主要理由为：附件2与涉案专利的领域完全不同，不能用于评价创造性，因此，涉案专利权利要求1具备创造性。
法院观点
法院认为，因实用新型专利与发明专利在创造性上的区别体现为创造性程度的高低，而创造性程度与技术领域并无必然联系，故即便被结合的现有技术与实用新型专利并非相同、相近或相关技术领域，亦不意味着该实用新型专利必然具有创造性，仍需考虑该技术方案对于本领域技术人员而言是否容易想到。
附件2中披露的手柄防滑手段在附件2中所起的作用与本专利权利要求1中防滑层所起的作用并无不同，均是用以加强手柄的防滑功能。在无证据证明存在结合障碍的情况下，本领域技术人员基于乒乓球拍的使用需求，在附件2的基础上将其防滑条位置进行适应性调整，并与附件1相结合以获得本专利无需创造性劳动。
实务启示
《专利审查指南》第四部分第六章第4节规定了实用新型专利创造性要求与发明专利有所不同，具体可以参见下表：
由此可知，对于实用新型专利而言，在进行创造性评价时，其对比文件应着重从相同的领域选择。但是，也并不是说完全不能选择相近或者相关的技术领域的现有技术，主要是看是否有明确的启示。这意味着，我们在实务中需要根据实际解决的技术问题的指引，寻找带有“明确的启示”的现有技术作为对比文件。
案例6：（2020）最高法知行终383号
201420052110.8便携式频谱仪[vi]
案件背景
被诉决定系被上诉人国家知识产权局针对上诉人广东骏丰频谱股份有限公司（以下简称骏丰公司）拥有的名称为“便携式频谱仪”的第201420052110.8号（CN203829490U）实用新型专利（简称涉案专利）所提无效请求作出的33249号专利无效请求审查决定（简称被诉决定）。根据涉案专利说明书的记载，涉案专利属于频谱保健治疗领域，尤其涉及一种利用红外辐射的保健治疗仪。
本案诉争焦点主要在独立权利要求1的创造性问题。权利要求1：
“一种便携式频谱仪，包括一本体，所述本体带有能产生红外辐射的频谱发生器，其特征在于，所述本体包括上转体、上转轴、中转体、下转轴、手柄，所述上转体与所述中转体通过上转轴转动连接，所述中转体与手柄通过下转轴转动连接，所述上转轴与下转轴垂直；所述频谱发生器位于所述上转体内，所述上转体与所述频谱发生器的辐射面相对应的一面设有栅格，所述频谱发生器所产生的红外辐射可透过所述栅格。”
CN203829490U便携式频谱仪附图
无效请求人北京周林频谱科技有限公司（以下简称周林公司）针对权利要求1主要提交了两份证据，证据1，第CN302124388S号中国外观设计专利，公开了一种便携式频谱仪，并具体公开了：便携式频谱仪，用于局部照射，改善血液循环，促进新陈代谢，消除肿胀，活血化瘀，用于局部损伤的辅助治疗和保健。证据12，CN202859585U号中国实用新型专利，公开了一种多功能按摩椅，并具体公开了：按摩椅包括旋转式红外线桌板，桌板上设有红外线保健装置6，可选用红外线、磁石、铀玉等材质制成，红外线保健装置正常工作时可以覆盖人体大腿及膝盖部位，改善血液循环，桌架连接杆的一端设于第一缺口槽内并通过第一销轴连接，桌架连接杆（相当于手柄）的另一端设有第二缺口槽，转动块（相当于中转体）设于第二缺口槽内并通过第二销轴（相当于下转轴）连接，所述转动块上设有第三缺口槽，桌板固定架（相当于上转体）上的旋转部设于第三缺口槽内并通过第三销轴（相当于上转轴）连接，这样的结构比较简单，连接、旋转比较可靠。这样的结构可以使桌板翻转和旋转，使桌板沿固定点实现360度旋转，便于旋转式红外线桌板的安装，同时也便于满足客户的需要。
证据1：CN302124388S附图
证据12：CN202859585U附图
被诉决定认为：权利要求1相对于证据1的区别技术特征为：转轴、下转轴，所述上转体与所述中转体通过上转轴转动连接，所述中转体与所述手柄通过下转轴转动连接，所述上转轴与下转轴垂直。实际解决的技术问题为：如何连接上转体、中转体和手柄并实现多角度调整。
证据12中的旋转式红外线桌板也可以实现360度旋转，满足客户的需要，上述特征在证据12中起到的作用与该特征在权利要求1中的作用相同，都是实现多角度调整，因此证据12给出了将上述特征应用于证据1的启示。因此，权利要求1相对于证据1、12以及本领域公知常识的结合不具备创造性。
原告诉讼的主要理由为：（1）在认定发明实际解决的技术问题时，应当基于技术效果来确定。因此，技术问题应为：通过连接上转体、中转体和手柄实现多角度调整以实现便于携带。（2）证据12的领域差距过大，多功能按摩椅不存在便于携带的问题，没有启示。
法院观点
法院认为，对于实际解决技术问题的认定着眼于区别技术特征在整体技术方案中所直接起到的技术效果，本专利权利要求1相对于证据1的区别特征的实质在于，通过转轴的设置使得上转体及中转体可绕轴转动，而该技术手段所直接导致的技术效果即为被诉决定中所认定的对于上转体及中转体实现多角度调整。针对原告主张权利要求1具有便携这一技术效果，法院认为，因在考虑结合启示时仅需考虑区别技术特征所实际解决的技术问题，而便携这一技术效果客观上并非单独由区别技术特征所直接导致，故对于该技术问题在考虑结合启示时无需考虑。骏丰公司上诉主张原审判决认定的“多角度调整”实质上只是一种技术手段，并非一种技术效果，其实际上是将技术问题的确定限定在了与技术效果相关的技术问题中，限缩了对技术启示的范围，既不符合创造性评价的审查实践，也无法律依据。
创造性程度与技术领域并无必然联系，故即便被结合的现有技术与实用新型专利并非相同、相近或相关技术领域，亦不意味着该实用新型专利必然具有创造性，仍需考虑该技术方案对于本领域技术人员而言是否容易想到。现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。证据12公开的一种多功能按摩椅，包括了具有红外线保健功能的红外线保健装置，红外线保健装置与本专利所属技术领域相近，并非是不同的技术领域，因此，可以考虑该相近技术领域是否存在技术启示。证据12公开的按摩椅的旋转式红外线桌板中具体公开了桌板固定架（相当于上转体）、转动块（相当于中转体）及桌架连接杆（相当于手柄），上述三部件之间分别通过第三销轴（相当于上转轴）及第二销轴（相当于下转轴）连接，且第二销轴和第三销轴相互垂直。可见，证据12中公开了本专利权利要求1对于证据1的区别技术特征上转轴、下转轴，以及“所述上转体与所述中转体通过上转轴转动连接，所述中转体与所述手柄通过下转轴转动连接，所述上转轴与下转轴垂直”。因证据12的上述技术手段所实际解决的技术问题与本专利与证据1的区别技术特征实际解决的技术问题均为调整使用角度，故本领域技术人员有动机将该技术手段应用于证据1以得到本专利权利要求1的技术方案，且无需创造性劳动。
实务启示
《专利审查指南》第二部分第七章5.3规定：功能类似或应用类似的技术领域是根据申请文件中揭示出的申请的主题所必须具备的本质功能或者用途来确定，而不是只根据申请的主题的名称，或者申请文件中明确指出的特定功能或者特定应用来确定。
因此，在认定实用新型专利的现有技术的相近或者相关技术领域时，应该综合考虑其公开的技术方案中具备的本质功能或者用途来确定，不能受限于现有技术文件中指出的某个特定功能或者特定应用。
案例7：（2018）京73行初5186号
200720051346.X一种充气式球门[vii]
案件背景
被诉决定系被告国家知识产权局针对原告梁广仁拥有的名称为“一种充气式球门”的第200720051346.X号（CN201049185Y）实用新型专利（简称涉案专利）所提无效请求作出的34844号专利无效请求审查决定（简称被诉决定）。
本案诉争焦点主要在独立权利要求1的创造性问题。经修改的权利要求1为：
“一种充气式球门，其包括：若干软管；若干球门连接装置，所述球门连接装置用于连接所述软管；所述若干软管连接成球门状，其中，所述若干球门连接装置中至少一个具有充／排气阀，其特征在于：所述球门连接装置进一步包括：至少两个接头，所述接头前端具有倒齿；固套，所述固套放置于所述接头中以支撑所述接头；以及外环；所述外环套在所述倒齿上。”
CN201049185Y一种充气式球门附图
无被诉决定针对权利要求1的创造性主要涉及广州市毅拓体育用品有限公司（简称毅拓公司）、绍兴市太一文具有限公司（简称太一公司）提交的两份证据，附件1，公开号为GB2422322A的英国专利，公开一种充气运动球门。附件3，授权公告号为CN2230865Y的中国实用新型专利，其公开了一种上水管接头。
附件1：GB2422322A运动球门附图
附件3：CN2230865Y上水管接头附图
被诉决定认为：附件1中所述的“单个空心的连接体”相应于本专利权利要求1中所述的连接装置，附件1中所述的充气式球门的连接体包括多个本专利权利要求1中所述的“接头”，本专利权利要求1和附件1的区别在于：（1）所述接头前端具有倒齿；（2）固套，所述固套放置于所述接头中以支撑所述接头；以及（3）外环，所述外环套在软管外而将软管紧压在所述倒齿上。实际解决的技术问题为：改进分体式充气球门接头之间的连接方式，提供防止接头之间漏气的连接装置。
附件3中公开了上述区别技术特征的连接方式，且公开了所述的“固套”、“倒齿”、“外环”具体特征，作用与权利要求1相同。本领域技术人员有动机采用上述区别特征改进附件1从而获得本专利权利要求1的技术方案，本专利权利要求1的技术方案对本领域的技术人员而言是显而易见的，不符合专利法第22条第3款的规定。
针对梁广仁强调的附件3与本专利不属于同一技术领域，本专利是对气体的密封，附件3涉及的是对水的密封，两者差别大，对气密性、压力等要求不相同，附件1、3不具备结合的启示，被诉决定认为：虽然水管与接头之间的密封和气管与接头之间的密封虽然存在差别，但两者类似，达到防止管中的流体泄漏是连接的基本要求，本领域技术人员在面对充气管之间的连接时，为避免漏气，结合其知晓的普通技术知识，会促使其到常用的软管连接装置，如水管连接装置中寻找相关技术手段，由此，对气密性、压力等要求不相同并不妨碍本领域技术人员采用附件3改进附件1，而且，将附件3公开的连接方式结合本领域的常规技术改进后用于附件1并不存在技术上障碍，是出于提高分体式充气球门接头之间的连接密封性能的需要，这也是通常的需求。
法院观点
法院认为，虽然对实用新型专利的创造性审查中，在判断现有技术中是否存在相关技术启示时，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域，但是如果现有技术中给出明确的启示，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。虽然附件3公开了一种上水管接头，而非充气式球门，二者领域不同，但在本案中，本领域技术人员在面对如何改进软管与连接装置的连接方式以使密封性更好这一普遍问题时，有动机借鉴生活中常用的连接方式，正如被诉决定的示例那样，例如水管连接接头的密封、煤气管道连接接头的密封等。上述连接方式属于生活常识中给出的明确启示情形。即便水管与接头之间的密封和气管与接头之间的密封存在差别，但不能忽略两者均有防止管中的流体泄漏的共同属性，这也属于连接的基本要求，本领域技术人员在面对充气管之间的连接时，对气密性、压力等要求不同，进一步结合其知晓的普通技术知识，进行相应调整即可，并不存在明显技术结合障碍。为了解决软管与软管连接的密封性问题，本领域技术人员有动机采用附件3公开的管连接装置应用在附件1中从而获得涉案专利权利要求1的技术方案，涉案专利权利要求1相对于附件1和附件3的结合不具备创造性。
实务启示
《专利审查指南》第二部分第四章2.4对“所属技术领域的技术人员”的知识和能力进行了界定：他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或者优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。
因此，实务中，在运用“三步法”重新定位区别特征实际解决的技术问题时，需要注意应用领域和技术手段的关联性判断。如果技术问题涉及具体应用领域的“个性的特定问题”，则一般来说，应用领域对区别技术特征具有限定作用，不能将两者割裂开来，换言之，所属领域技术人员不会有动机去其他领域寻找解决技术问题的技术手段。如果技术问题涉及的是可能在不同应用领域内普遍的共性技术问题，则所属领域技术人员结合其应有的能力，在该技术问题促使下，有动机跨领域寻找解决技术问题的技术手段。这也不失是我们在实务中选择用于结合的对比文件的领域范围的判断方法。
注释
[i] 《专利授权确权审判案析（2014-2024）》，第56-57页。
[ii] 《专利授权确权审判案析（2014-2024）》，第53-55页。
[iii] 《专利授权确权审判案析（2014-2024）》，第55-56页。
[iv] 《专利授权确权审判案析（2014-2024）》，第23-24页。
[v] 《专利授权确权审判案析（2014-2024）》，第43-44页。
[vi] 《专利授权确权审判案析（2014-2024）》，第58-59页。
[vii] 《专利授权确权审判案析（2014-2024）》，第59-60页。
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
原题 | 从“技术领域对创造性评价的影响”角度解读《专利授权确权审判案析》（2014-2024）示例
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